商標(biāo)轉(zhuǎn)讓過(guò)程中可能出現(xiàn)的各種大大小小不確定的風(fēng)險(xiǎn)，因此，創(chuàng)名
商標(biāo)轉(zhuǎn)讓網(wǎng)在這里告訴大家應(yīng)該要如何規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)。
一、意思表示真實(shí)
意思表示真實(shí)是合同成立的基本要件，如果商標(biāo)轉(zhuǎn)讓合同轉(zhuǎn)讓方意思表示不真實(shí)，即便商標(biāo)局下發(fā)了核準(zhǔn)轉(zhuǎn)讓通知，那還是會(huì)被法院以確認(rèn)之訴確認(rèn)商標(biāo)轉(zhuǎn)讓協(xié)議無(wú)效。而要確認(rèn)轉(zhuǎn)讓方意思表示真實(shí)，需要重點(diǎn)關(guān)注以下幾個(gè)方面，且受讓方務(wù)必使轉(zhuǎn)讓方在合同保證條款中列明。
(一)查看公司章程，明確轉(zhuǎn)讓方內(nèi)部關(guān)于知識(shí)產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓的內(nèi)部程序和權(quán)限
公司章程中一般都會(huì)明確規(guī)定公司重大資產(chǎn)的轉(zhuǎn)讓程序和轉(zhuǎn)讓限制，如果商標(biāo)轉(zhuǎn)讓合同明顯違背公司章程的規(guī)定，那轉(zhuǎn)讓協(xié)議極有可能被認(rèn)定為轉(zhuǎn)讓人意思表示不真實(shí)，所以在盡職調(diào)查時(shí)務(wù)必確認(rèn)公司章程中是否有對(duì)轉(zhuǎn)讓商標(biāo)的權(quán)利限制。
(二)要求提供股東會(huì)決議
商標(biāo)權(quán)屬于公司無(wú)形資產(chǎn)，如果公司章程沒(méi)有明確規(guī)定商標(biāo)轉(zhuǎn)讓的具體權(quán)限，那務(wù)必請(qǐng)轉(zhuǎn)讓人提供股東會(huì)決議，如果沒(méi)有股東會(huì)決議，那商標(biāo)轉(zhuǎn)讓協(xié)議也極有可能被認(rèn)定為意思表示不真實(shí)，所以在合同中務(wù)必明確本次轉(zhuǎn)讓已經(jīng)股東會(huì)決議，并符合公司章程的規(guī)定。
(三)簽章保持一致
所謂簽章保持一致是指商標(biāo)轉(zhuǎn)讓協(xié)議上的簽章、商標(biāo)轉(zhuǎn)讓申請(qǐng)文件上的簽章與轉(zhuǎn)讓人當(dāng)初注冊(cè)商標(biāo)時(shí)在申請(qǐng)文件上的簽章保持一致。
(四)法定代表人或授權(quán)代表人簽字
在實(shí)踐中一個(gè)單位中有很多人可以接觸到公司公章，如果是控制或是可以接觸到公章的人偷偷轉(zhuǎn)讓商標(biāo)的話那之后被認(rèn)定轉(zhuǎn)讓協(xié)議無(wú)效的可能性非常大，所以商標(biāo)轉(zhuǎn)讓協(xié)議中務(wù)必需要法定代表人簽字或授權(quán)代表簽字，授權(quán)代表人簽字的話還需要出具由公司出具和法定代表人簽字的授權(quán)書。
二、標(biāo)的無(wú)瑕疵
商標(biāo)轉(zhuǎn)讓合同的標(biāo)的是商標(biāo)權(quán)，如果商標(biāo)本身存在權(quán)利限制或存在被撤銷的可能，那合同履行必然受到到極大限制，甚至無(wú)法履行。
(一)商標(biāo)未被質(zhì)押或凍結(jié)
商標(biāo)如果存在質(zhì)押情況，且質(zhì)押已在商標(biāo)局備案，那該商標(biāo)在解押之前自然是不可以轉(zhuǎn)讓的，即便簽訂了轉(zhuǎn)讓合同，那合同也無(wú)法履行，甚至被認(rèn)定為無(wú)效。
(二)商標(biāo)權(quán)取得方式合法，無(wú)被撤銷可能
這里說(shuō)的“撤銷”是個(gè)廣義的概念，特指商標(biāo)異議程序中不予核準(zhǔn)注冊(cè)，無(wú)效宣告程序中的無(wú)效宣告、商標(biāo)撤三(因連續(xù)三年不使用被申請(qǐng)撤銷)程序中的撤銷以及商標(biāo)管理案件中的注銷。
但關(guān)于撤三程序的撤銷則具有特殊之處，所謂“撤三”是指一個(gè)注冊(cè)商標(biāo)如果連續(xù)三年沒(méi)有使用就有可能被商標(biāo)局撤銷，而轉(zhuǎn)讓人之所以要轉(zhuǎn)讓商標(biāo)可能就是因?yàn)橐恢遍e置不用，所以如果要在轉(zhuǎn)讓合同中約定商標(biāo)因撤三被撤銷轉(zhuǎn)讓人就構(gòu)根本違約的話對(duì)轉(zhuǎn)讓人是不太公平的，而且轉(zhuǎn)讓人也不可能會(huì)同意該條款。所以關(guān)于撤三的風(fēng)險(xiǎn)只能在合同中約定轉(zhuǎn)讓人的附隨義務(wù)即如果商標(biāo)被提撤三轉(zhuǎn)讓人必須全力配合。
(三)無(wú)商標(biāo)許可尤其是獨(dú)占許可
《商標(biāo)法》第30條規(guī)定，商標(biāo)許可必須備案，不備案的不得對(duì)抗善意第三人，所以，如果對(duì)方商標(biāo)許可備案，那么必然會(huì)影響轉(zhuǎn)讓后商標(biāo)的使用，如果許可合同是獨(dú)占許可合同，那受讓人也極有可能得受到獨(dú)占合同的制約而不能再使用商標(biāo)。
三、不得違反法律強(qiáng)制性規(guī)定
(一)相同或類似商品上的相同或近似商標(biāo)必須一并轉(zhuǎn)讓
《商標(biāo)法》第42條第二款規(guī)定?！稗D(zhuǎn)讓注冊(cè)商標(biāo)的，商標(biāo)注冊(cè)人對(duì)其在同一種商品上注冊(cè)的近似的商標(biāo)，或者在類似商品上注冊(cè)的相同或近似的商標(biāo)，應(yīng)當(dāng)一并轉(zhuǎn)讓”。
(二)商標(biāo)轉(zhuǎn)讓應(yīng)當(dāng)經(jīng)商標(biāo)局核準(zhǔn)
《商標(biāo)法》第42條第一款規(guī)定轉(zhuǎn)讓注冊(cè)商標(biāo)的，轉(zhuǎn)讓人和受讓人應(yīng)當(dāng)簽訂轉(zhuǎn)讓協(xié)議，并共同向商標(biāo)局提出申請(qǐng)。第四款轉(zhuǎn)讓商標(biāo)經(jīng)核準(zhǔn)后，予以公告，受讓人自公告之日起享有商標(biāo)專用權(quán)。
四、明確轉(zhuǎn)讓人的配合義務(wù)
順利完成商標(biāo)轉(zhuǎn)讓并非僅簽訂一個(gè)商標(biāo)轉(zhuǎn)讓合同即可，它需要轉(zhuǎn)讓人一系列的配合才能順利得到商標(biāo)局的轉(zhuǎn)讓核準(zhǔn)通知并不被輕易撤銷，所以在合同中明確轉(zhuǎn)讓人的配合義務(wù)至關(guān)重要。
(一)配合辦理轉(zhuǎn)讓事宜，這個(gè)義務(wù)非常重要，不僅要在合同中明確列明更要約定不履行該義務(wù)的違約責(zé)任依次來(lái)約束轉(zhuǎn)讓方履行該義務(wù)。
(二)配合另行簽訂一個(gè)授權(quán)書或獨(dú)占許可合同。之所以采取該措施，是因?yàn)槿绻茏屓说纳唐芬M(jìn)入商超或是受讓人要進(jìn)行維權(quán)時(shí)，由于商標(biāo)轉(zhuǎn)讓核準(zhǔn)通知沒(méi)有下來(lái)之前受讓人需要提供權(quán)屬證明，而商標(biāo)轉(zhuǎn)讓合同由于涉及到商業(yè)秘密又不方便公開(kāi)，甚至有可能不會(huì)得到相關(guān)機(jī)構(gòu)的承認(rèn)，所以授權(quán)書或獨(dú)占許可協(xié)議就可以派上大用場(chǎng)。
(三)收到撤三申請(qǐng)或其他無(wú)效宣告申請(qǐng)的及時(shí)通知義務(wù)。
(四)配合辦理應(yīng)對(duì)撤三或無(wú)效宣告的義務(wù)，因?yàn)樵谏虡?biāo)轉(zhuǎn)讓之前使用商標(biāo)的是轉(zhuǎn)讓人，所以只有轉(zhuǎn)讓才能提供有關(guān)商標(biāo)的各種使用或知名度證據(jù)。
(五)不得再次重新申請(qǐng)。
(六)立即停止使用商標(biāo)。
(七)其他需要配合的義務(wù)
五、事后風(fēng)險(xiǎn)管控
商標(biāo)轉(zhuǎn)讓申請(qǐng)被商標(biāo)局核準(zhǔn)后并非就可以高枕無(wú)憂了，實(shí)踐當(dāng)中遇到問(wèn)題最多的是商標(biāo)由于連續(xù)三年未使用而被撤銷的，所以簽訂商標(biāo)轉(zhuǎn)讓協(xié)議時(shí)務(wù)必明確轉(zhuǎn)讓人近三年是否在使用轉(zhuǎn)讓商標(biāo)，如果有使用，請(qǐng)其配合保存相關(guān)證據(jù)，如果沒(méi)有則需要盡快使用。
(一)明確轉(zhuǎn)讓人在近三年是否使用，如有使用，請(qǐng)轉(zhuǎn)讓人配合提供部分使用證據(jù)。
(二)如沒(méi)有使用，明確是否有未使用的正當(dāng)理由，正當(dāng)理由包括《商標(biāo)法實(shí)施條例》第六十七條規(guī)定的不可抗力、政府政策性限制、破產(chǎn)清算及其他不可歸責(zé)于商標(biāo)注冊(cè)人的正當(dāng)事由。
(三)如沒(méi)有正當(dāng)理由，應(yīng)盡快使用，使用過(guò)程中應(yīng)保存好相關(guān)發(fā)票，發(fā)票上必須有商標(biāo)名稱，因?yàn)槠渌褂米C據(jù)造假的可能性比較大所以審查機(jī)關(guān)一般情況下只認(rèn)可發(fā)票的證明效力。
(四)提交了轉(zhuǎn)讓手續(xù)后(最好在商談轉(zhuǎn)讓之前)受讓人務(wù)必重新申請(qǐng)一枚完全相同的商標(biāo)以占位，這是因?yàn)槿绻虡?biāo)轉(zhuǎn)讓被核準(zhǔn)，那受讓方重新的一枚商標(biāo)則會(huì)順利通過(guò)注冊(cè)，即便受讓的商標(biāo)被提撤三，那么受讓人也有新的商標(biāo)可以使用了，而之所以申請(qǐng)完全相同的商標(biāo)是為了避免新申請(qǐng)的商標(biāo)被其他因素給駁回，所以受讓人在新申請(qǐng)時(shí)萬(wàn)不可在原來(lái)的商標(biāo)上添加任何要素，尤其是圖形要素。
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